Lo cierto es que ser titular de una de estas Marcas será tenido en cuenta durante el proceso, pero no supone de forma automática la posibilidad de obtener la transferencia del dominio, en contra de lo que algunos sujetos piensan al recibir la notificación del inicio de uno de estos tipos de procesos. Por todo ello, aquí vamos a analizar algunos aspectos importantes a tener en cuenta en referencia al uso de marcas y dominios de Internet.

El Art. 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas nos dice que

Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

La misma definición podemos encontrar en el Art. 4 del Reglamento sobre la marca comunitaria (o en el Art. 2 de la Directiva 2008/95/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas)

Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas

De acuerdo con esta definición, las marcas (en cuanto a palabras) pueden formar parte de un determinado dominio. Admitida esta posibilidad, debemos recordar el alcance de los derechos otorgados mediante la titularidad de una marca, y que en el ámbito español podemos encontrar en el Art. 34 de la Ley de Marcas que, en primer lugar, fija un monopolio de explotación de la marca a favor de su titular en su Art. 34.1

El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

Además, y en aplicación de este derecho, se atribuye al titular un derecho de prohibición en su Art. 34.2

El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico

Si nos quedaba alguna duda respecto a la posible aplicación de este ius prohibendi al caso de los nombres de dominios, ésta queda resuelta a la vista del apartado 3 del mismo artículo

Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

(…) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

Por todo ello, podemos entender que la marca puede constituir un derecho previo a utilizar en el planteamiento de recursos para recuperar un dominio. El problema es que el uso de la marca puede plantear una serie de problemas, entre los que cabe destacar los siguientes

El problema de los dominios de nivel superior geográfico

Dicho lo anterior, y dada la especial naturaleza en cuanto a ubicación geográfica de los servicios de Internet a los que se accede, debemos diferenciar en los nombres de dominio entre dos tipos

Los dominios genéricos, como pueden ser los conocidos '.com', que no son controlados ni gestionados por ningún país

Los dominios de nivel superior geográfico (ccTLD, abreviatura de country code Top-Level Domain) reservado para un país o territorio dependiente. Ejemplos de este tipo son el .es o el .tv (que corresponde a Tuvalu, y no se trata de un dominio genérico)

Esta diferenciación resulta importante a efectos de que pueda analizarse correctamente las posibilidades de recuperar un nombre de dominio. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en la decisión de la OMPI respecto del dominio softonic.nl (dominio territorial de Holanda), en el que el demandante fue la empresa Intershare, S.L., que  acudió a un procedimiento extrajudicial para recuperar el nombre de dominio mencionado anteriormente. 

En este caso, los demandantes basaron su reclamación en la titularidad de tres marcas españolas , una marca internacional y una marca comunitaria, así como en el hecho de que la similitud entre los dominios causarían una confusión en los internautas.  El demandado, como sucede en multitud de reclamaciones de dominios, no respondió.

El experto hizo constar que para que prosperase esta petición, era necesario que se cumpliese (además del uso de mala fe y que el demandado no tuviera derecho o intereses legítimos sobre el nombre de dominio) 

a) Que el Nombre de Dominio sea idéntico o pueda causar confusión con

(I) Una marca (…) , protegida por la ley holandesa, sobre la cual tiene derechos el demandante

Como hemos dicho anteriormente, Intershare alegó ser la titular de una marca comunitaria, la cual quedaría protegida en el ámbito territorial holandés (aplicándose el derecho nacional de acuerdo con el Art. 94 y siguientes del Reglamento sobre la marca comunitaria). Ahora bien, tal y como consta en la decisión, la solicitud de registro de la marca se realizó el 19 de febrero de 2007, pero aún no se había registrado. Esto impide su uso, dado que de acuerdo con el Art. 9.3 del Reglamento

El derecho conferido por la marca comunitaria solo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca
 

Este apartado también regula determinados supuestos de indemnización para hechos posteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, y antes del registro efectivo de la misma, pero no ésta no era el objeto del procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos planteado.

El experto, al observar esta circunstancia, concluyó que el demandante no ostentaba un derecho que le permitiera plantear el conflicto, razón por la cual denegó la petición de Intershare. Al tratarse de un dominio asignado a un determinado ámbito geográfico, la titularidad de marcas en otros ámbitos territoriales no sirvió para alegar la existencia de derechos sobre el dominio.

Diferente habría sido la respuesta si la marca hubiera tenido la condición de notoria, como puede comprobarse a la vista de la decisión referente al dominio lasexta.tv

En efecto, no es habitual que una marca adquiera notoriedad en un solo día pero en este caso es tan abrumadora la prueba presentada sobre la relevancia de la noticia -entre otras razones, por la fama de las personas que podrían formar la nueva cadena- en casi todos los periódicos del país que no puede afirmarse desconocimiento de la misma. De tal modo que cuando se concedió la comentada licencia, ya era bien conocida la marca LA SEXTA, en contra de lo afirmado por el Demandado

En este caso nos encontramos con un dominio territorial (.tv, referente a la isla de Tuvalu) pero que precisamente por su denominación se asocia comúnmente a televisión, tal y como concluye el experto responsable de la decisión 

Por otro lado, no es razonable que el Demandado eligiera como extensión territorial la Isla de Tuvalu cuando no consta que tenga ninguna relación de contacto o residencia en ella. Por el contrario, la extensión .tv es fácilmente asociable a la abreviatura de “televisión” en multitud de lenguas. Y precisamente, el Demandado conjuntó el nombre de la futura y probable cadena de televisión, LA SEXTA, para unirlo a un símbolo alusivo a la televisión, .tv.

Esta asociación a la abreviatura de televisión es utilizada para fundamentar el registro de mala fé del dominio, más allá de que estrictamente hablando nos encontramos con un dominio de tipo geográfico.

El problema de los límites de la marca

Si bien la marca otorga al titular una serie de derechos, la Ley de Marcas en su artículo 37 contempla una serie de excepciones al ius prohibendi de su titular, como son

El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial:

De su nombre y de su dirección;

De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos;

De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

En la Sentencia de 23 de febrero de 1999 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ( caso C-63/97 ) que enfrentó a Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV se pide al Tribunal de Justicia que interprete los artículos 5 a 7 de la Directiva para resolver la duda de si el uso de la marca BMW en anuncios como «reparaciones y mantenimiento de BMW», «especialista en BMW» y «especializado en BMW» viola los derechos de dicha marca.

El Tribunal hace constar que el derecho de prohibición requiere que con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca . Asimismo, cabe destacar 

En la sentencia de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. p. I-6013), el Tribunal de Justicia declaró en el apartado 38 que los artículos 5 y 7 de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que, cuando el titular de una marca ha comercializado o ha dado su consentimiento a la comercialización en el mercado comunitario de productos que llevan su marca, el comerciante facultado para vender dichos productos tiene también la facultad de usar dicha marca para anunciar al público la comercialización ulterior de los mismos.

Esta Sentencia fue mencionada en la decisión del experto en el caso de reclamación de los dominios cloradoressalinoszodiac.es, cloradoreszodiac.es y limpiafondoszodiac.es. En este caso, la demandante Zodiac International reclamó que se le transfirieran los dominios objeto de la demanda (titularidad de Ferreterías Ferromar, S.L.) en base a la titularidad de la marca Zodiac.

Varias circunstancias fueron tenidas en cuenta en esta decisión que, por su importancia, debemos destacar. En primer lugar, el experto analiza si se da la identidad o similitud hasta el punto de producir confusión entre la marca (Zodiac) y los dominios, que incluyen además de esta marca términos genéricos (cloradoressalinos,limpiafondos y cloradores). Casos anteriores como SC FARMEC S.A. and S.C. SICOMED S.A. v. JN Prade analizaron este hecho

The Panel considers that the disputed domain names are confusingly similar to the GEROVITAL trademark for the following reasons: (i) GEROVITAL is an invented word with a high degree of inherent distinctiveness; (ii) ‘cosmetics’ and ‘cosmetiques’ are ordinary descriptive words that describe in English and French respectively the products offered by the Complainant; (iii) the evidence demonstrates that the GEROVITAL trademark has an established reputation in respect of medicines and cosmetics; (iv) potential customers will assume that the disputed domain names are associated with the Complainants’ trademark.

A similares conclusiones llego el experto en el caso OMPI D2005-0621 que enfrentó a la Sociedad Española del Acumulador Tudor S.A. contra la Asesoria Materiales Exportacion S.L

The disputed domain names <bateriastudor.com>, <batteriestudor.com> and <tudorbatteries.com> entirely incorporate Complainant’s trademark TUDOR. The mere addition of the generic term ‘batteries’ in English, Spanish and French, i.e. ‘batteries’, ‘baterias’ and ‘batteries’does not per se render the said disputed domain names distinctive, when compared to such trademark, especially considering precisely that the said trademark distinguishes batteries. 

El experto del caso Zodiac entendió que los términos añadidos a la marca eran suficientemente genéricos para que el dominio no gozase de entidad diferenciada de la marca, razón por la cual dió por existente el primero de los requisitos.

Respecto a la utilización de la marca sin autorización, el experto hace constar que en los dominios objeto de la controversia se comercializan "productos genuinos ZODIAC que de hecho provienen de la Demandante", y que los derechos otorgados por la ley de marcas  no permitirán a su titular "prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial". Si acudimos al Art. 37.c d ela Ley de Marcas, nos encontramos que entre las limitaciones del derecho de marca se encuentra

(…)cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

El experto no entra a analizar la relación contractual existente entre demandante y demandado, dado que no es el objeto del procedimiento, pero podemos observar que entiende efectivamente que el uso que hace de la marca Zodiac se encuentra amparada dentro de los límites del derecho de marca. Por esta misma razón, llegó a la conclusión que el registro del dominio no se realizó de mala fe a causa de la comercialización de productos Zodiac que realizaba a través de las páginas web hospedadas en dichos dominios.

En conclusión, la titularidad de la marca no supondrá en todo caso la obtención del dominio reclamado, sino más bien el cumplimiento de uno de los requisitos para la interposición de la demanda (el ostentar derechos sobre el nombre de dominio), con lo cual habrá que analizar si se da un registro o uso de los nombres de dominio de mala fe.

En este caso la decisión de la OMPI recae sobre la demanda realizada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid contra el titular del nombre de dominio “saludmadrid.biz”, por entender la Consejería que el titular, además de vulnerar derechos de propiedad industrial de la Consejería (puesto que el dominio es semejante a las marcas de las que es titular) denigra la imagen de la Consejería y vierte informaciones difamatorias sobre la misma.

El experto, si bien entiende que el primero de los requisitos de la política UDRP se cumple, puesto que el nombre de dominio es similar o semejante a las derechos marcarios de la demandante, discrepa sobre el segundo de los requisitos, aquel que establece que el demandado tiene que tener derechos e intereses legítimos. El experto considera que el titular tiene derechos e intereses legítimos por las siguientes razones

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. (Traducción del Experto”).

En definitiva, no cabe tener un criterio apriorístico al examinar la existencia o no en el Demandado de derechos o intereses legítimos sobre el uso del Nombre de Dominio en disputa sino que, independientemente del lugar donde radique el conflicto, debe analizarse la prueba aportada por ambas partes para valorar la presencia o no de tales derechos o intereses. Es más, tal calificación deberá realizarse independientemente del derecho nacional susceptible de ser aplicado al centrarse la cuestión en la aplicación de la Política así como en los principios generales del derecho que son reconocidos en todo el mundo tanto en relación al derecho de la libertad de expresión como a los derechos de propiedad intelectual.

En este sentido, queda claro que el Nombre de Dominio en disputa <saludmadrid.biz> fue registrado y es utilizado básicamente con las finalidades de criticar al Demandante así como de servir de aglutinador de un determinado colectivo, toda vez que no existe indicio alguno que pueda llevarnos a otra conclusión.

Por las manifestaciones realizadas en el blog, así como en el escrito de Contestación de la Demanda, parece que el Demandado considera fundadas sus críticas, además de tratarse del ejercicio de sus derechos referidos estos, a la libertad de expresión y de asociación. A este respecto, la propia Demandante en su Demanda acepta el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por el Demandado y su colectivo.

Igualmente no queda constancia de que el Demandado pretenda obtener algún tipo de beneficio o ganancia económica del blog que gestiona.

Que tal y como reconoce la Demandante y verificado por este Experto, el blog <saludmadrid.biz> busca principalmente mostrar información sobre los avances del gremio de Inspectores sanitarios, sus manifestaciones y negociaciones con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid respecto a la inclusión de la Inspección Sanitaria en la carrera profesional de las profesiones sanitarias. Por tanto, y a pesar de no existir una advertencia dirigida a potenciales usuarios del sistema de salud de la Comunidad de Madrid, lo cierto es que cualquier usuario de Internet que visite el sitio no tendrá la menor duda de encontrarse ante un sitio web ajeno a SALUD MADRID. Así es, no parece que quien entre en el blog y lea el encabezado “Frente a Mentiras, Inspecciones Activas” pueda lógicamente pensar que se encuentra en un sitio web adscrito a la Comunidad de Madrid o a cualquiera de sus departamentos.

Pero es que tampoco existen pruebas aportadas por la Demandante relativas a una posible confusión de los usuarios del sistema sanitario madrileño con el blog ni a potenciales correos electrónicos que tales usuarios pudieran dirigir al Demandante, todo ello a la vista del contenido de <saludmadrid.biz>.

Por otra parte, no se han aportado pruebas de que el Demandado haya registrado todos o parte de aquellos nombres de dominio directamente relacionados con la marca del Demandante.

En definitiva, este Experto considera que el Demandado si tiene derechos e intereses legítimos en el uso que efectúa del Nombre de Dominio <saludmadrid.biz> por cuanto ha quedado probado que se dan las circunstancias que quedan descritas en el párrafo 4 (c)(iii) de la Política. Esta conclusión se alcanza sin que entremos a valorar la aplicación del derecho español en juego como el derecho de libertad de expresión, el derecho de asociación o los derechos de propiedad industrial por entender que en este supuesto basta la aplicación de la Política, pues en estos casos debe primar el hecho de que Internet es un medio global y la aplicación de la Política debe ser internacionalmente uniforme para evitar distorsiones.

Espero que la decisión hubiese sido la misma si nos encontrasemos ante un .es

Fuente: http://www.iurismatica.com/blog